申请专利如何选择专利代理机构

来源: 知产百科
2019-12-02 18:28:59
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一件专利申请的成功与否可能关系到一个产品的市场竞争力,一批专利的申请可能左右着一个企业的市场竞争力。

而发明创造能否得到适当的保护不仅仅取决于发明创造本身,还取决于专利申请文件的撰写、申请过程中的应对、授权后的专利维护以及侵权发生时的维权等。所以,专利申请人更愿意选择委托专利代理机构办理。那么,申请专利如何选择专利代理机构?

1、代理资质

我国法律法规明确规定,从事专利代理的机构必须经过国家知识产权局的行政许可,取得专利代理机构注册证。但是,在整个专利代理市场的运行过程中,受到利益的驱动,市场上开始出现没有获得行政许可、擅自开展代理业务的无证机构,即我们经常提到的“黑代理”。“黑代理”不注重服务质量,仅以牟利为目的,不仅扰乱市场秩序,影响专利质量,一旦发生纠纷,更可能对专利权人的实际利益造成严重损害。

为了避免给研发创新造成不必要的损失,建议企业应该与正规的代理机构进行合作,以获得最基本的权益保障。例如,代理资质可以通过国家知识产权局网站和中华全国专利代理人协会网站进行查询。

2、利益冲突

由于在专利获权阶段并不存在短时间内即显性呈现的权益损失,所以很多人认为专利代理行业可能无需考虑利益冲突的问题。然而,事实情况并非如此。试想以下场景,如果同一代理机构、甚至同一代理人同时代理两个不同客户在相同或相似技术领域的专利案件委托,那么代理人在为客户A撰写专利申请的时候,难以避免地会将之前处理过的客户B案件中的技术细节融会到对客户A的技术理解、方案讨论、思路拓展、甚至是文件撰写之中。客户B的利益也就很可能在无形之中因为代理人的“一念之差”而直接或者间接地受到损害。

因此,尽管代理过相同技术领域的客户案件会给代理人带来较佳的背景知识,但在选择代理机构的时候,还是建议不要选择直接竞争对手正在使用的公司或事务所为佳,至少也应该要求代理机构在内部建立信息防火墙机制。换个角度思考,优质的专利代理机构也是一种难得的法律资源,也理应以先占为佳。

3、撰写质量

一项发明创造虽发端于技术人员的研发劳动,但是如何将其转化为高质量的法律权利,专利代理机构在其中发挥着至关重要的作用。代理机构的撰写质量直接影响着委托人的发明创造能否获得授权、授权专利的保护范围是否理想、法律状态是否稳定、以及整个过程所花费的人力、时间和金钱成本。

通常而言,发明授权率可能是业界公认值得参考的撰写质量评价指标。其计算公式可以表示为:

发明授权率 = 发明授权数量 / (发明全部代理数量 - 发明公开实审数量)。

有些朋友看到这样专业的评价指标可能会开始挠头,不知道如何下手。实际上,我们并不需要自行检索并计算得出各个代理机构的相关指标,而是可以利用业界一些知名媒体或咨询机构发布的统计数据来筛选更加优质的代理机构。

除了发明授权率之外,我们还可以参考其他评价指标,诸如:专利度(即,代理机构专利申请中的“平均权利要求个数”)、特征度(即,专利代理机构专利申请中“独立权利要求的平均技术特征个数”)、审通答复次数、权项的有效答复率(从申请到授权“权利要求书中减少的权利要求个数”)、特征的有效答复率(从申请到授权“独立权利要求中增加的特征个数”)、专利申请周期、被引用次数、同族数、专利维持时间等等。当然,这些指标除了受到代理机构撰写质量的影响之外,也会在一定程度上取决于申请人方案本身的创造高度等其他因素,但是这仍然不影响我们将其作为撰写质量的一个显性指标来参考。

4、流程管理

要想获得高质量的授权专利,除了依赖代理机构高水平的撰写质量,同样不可忽视的另一个重要因素则是专业的流程管理。

例如,在专利申请的过程中,返稿期限永远是最为致命的“阿喀琉斯之踵”。代理机构最基本的义务应该是在约定的期限内提供返稿文件,这样才能避免延误提交时间,防止知识产权部门产生案件积压,然而这一点恰恰是最难做到的。为此,需要代理机构的流程部门足够专业,定期进行时限监控,不断提醒临近期限,保证代理人严格遵守作业时间。

而且,文件撰写只是整个专利获取生命周期的开始,后续还有提交、补正、公布、实审、审查意见转达答复,而未来还可能进一步面临复审、无效、海外申请等过程,因此,代理机构正规化、程序化的流程体系绝对不可忽视。流程工作无小事,必须满足零差错的要求。

另外,专业的代理机构应该配置有专业的流程管理软件,以有效实现对企业专利进行集约式、精细化管理,全方位、全过程地管控企业知识产权的完整生命周期。

5、服务意识

专利代理归根到底是一种专业化的服务,代理机构的服务意识是企业必须考虑的核心要素之一,优秀的乙方会主动站在甲方的立场上思考问题,积极配合客户改进缺点、提高服务水平。

而且,优秀的代理机构会在企业提出需求、甚至是在意识到存在需求之前,就能率先发现用户的痛点,主动询问是否需要给企业提供更多定制化的帮助,如上门挖掘、专利培训等。

另外,拥有服务意识、用户思维的代理机构往往管理水平较高、经营理念先进,方便企业开展服务管理。

6、组织架构

专利漫长的生命周期要求代理机构应该是稳定可靠的。没有人希望看到负责技术挖掘的代理人还没有写完申请文件就已经离职了、或是负责新申请阶段的代理机构在答复审查意见通知书的时候都已经倒闭了,导致企业不得不更换另一个代理人或代理机构来继续后续作业。显然,更换代理人必然会导致原始技术方案理解的不透彻、布局思路的不连贯,从而显著影响保护范围的最大化、甚至是权利的获得。

无须赘述,一个可靠的组织架构通常应该有以下几大主体:优秀的企业领导人、高素质的管理干部、稳定的代理人群体、良好的管理制度。优秀的代理机构能够通过科学的激励机制、畅通的管理渠道、以及各种健全的管理制度,充分发挥代理人员的积极性,降低人员流动成本,保证其整体上的可靠性。只有稳定的代理人团队,对于客户案件的服务才能是最为到位的。

7、擅长领域

尽管目前的代理机构一般都会覆盖电学、机械、化学几个大类领域,但是每一家还是会有自己更加擅长的细分技术分支。例如,有些代理机构可能以处理无线通信标准类的申请闻名,有些代理机构可能以撰写人脸识别算法著称,有些代理机构可能更多聚焦在生物医药领域。代理机构的重点技术领域通常取决于与其密切合作客户的业务领域,尤其是在代理机构本身规模不大的情况下,这种头部效应会更加明显。

因此,在选择准备合作的代理机构时,可以检索看看它之前合作过的客户是否与自己公司的技术领域比较相近,或者看看相关技术的IPC分类号下,它提交案件的数量、质量。另一方面,也可以利用业界一些知名媒体或咨询机构发布的大数据分析来筛选处理过大量自己领域案件的代理机构。

8、人员构成

专利的全生命周期非常长,包括创意、挖掘、撰写、申请、审查、复审、无效、行权、诉讼、维护等,这就需要代理机构具备经验多样化的人才。

具有科研经历、熟悉创新思维的专利代理人能够更好地与技术人员进行沟通和换位思考,对技术方案有一定的前瞻性、预见性,有助于启发发明人完成更有价值的专利布局。

具有审查经历、深谙检索技巧的专利代理人能够更好地对创新点进行查新监控,掌握本领域研发现状,避免重复开发和不必要的专利申请。

具有法律经历、做过无效诉讼的专利代理人能够更好地利用商业的思维来指导专利的撰写和保护,以使得其能够在确权后的商业运营中获得更大的价值,实现对产品和技术的真正保护。

具有涉外经历、精通内外申请的专利代理人能够综合多个国家的审查实践,在撰写时,合理地布局说明书实施例,以保证一件申请在各个国家都能获得最大化地保护,避免出现一个方案主题在国外明明能够保护,但在撰写国内优先权申请时,由于其在中国属于非授权客体、就没有在说明书中合理布局,从而白白错失占领海外市场的情况。

此外,专利代理人也需要较高的外语水平,且不说在当前的信息爆炸时代,最新的成果经常是以外文文献的方式出现、或者很多发明人提供的交底书都可能就是他要发表的国际论文,就算是代理人在答复审查意见通知书的时候,面对审查员引用的外文对比文件,如果连语言都不过关、方案都看不懂,又怎么可能跟审查员据理力争,最大可能地保护客户利益?

9、规模人数

多大规模的代理机构对于企业最为合适?这个问题要视企业自身申请数量而定,即所谓的“门当户对”。企业自身案件量很少,却选择了规模很大的代理机构,一旦遇到季度末、年中、年底这样的冲量瓶颈期,代理机构势必先放弃“营收微不足道”的中小客户,而保全其重要客户。

相反,如果企业的申请量庞大、而选择的代理机构处理能力不足,一旦企业的申请数量由于同时立项、产品上市等原因发生较大波动,规模小的代理机构往往不能保证及时的供给和服务。

所以,要尽量选择和自己规模匹配的代理机构,或在具有一定申请量的情况下,可以选择两三家不同类型的代理机构,加以科学地管理。

10、服务团队

选择专利代理机构时,除了注意整体素质之外,直接为企业提供专利服务的代理人或者代理小组其实才是更加重要的考虑因素。通常来说,代理机构内部会划分为多个团队,即使是同样的技术领域,由于对接的团队人员的素质和经验不1,能够给客户A写得好专利申请,不代表也能够为客户B提供相同质量的专业服务。

因此,我们在选择代理机构的时候,务必需要事先请他们提供拟服务团队的成员简历、并指定一名经验丰富并与自己相对熟识的接口人。只有对接到“本领域的代理人团队”,才能与发明人高效地交流方案,深切地感悟发明,开拓性地对技术方案进行二次发明,有层次、可视化地概括权利要求,全面、丰富地撰写说明书实施例,绘制出便于理解的各类附图,为我们获得高质量的专利迈出重要一步。

11、服务年限

尽管国内的专利代理机构总体来讲成立时间都不长,并没有一家“百年老店”,但是相对来说,能够经历过一段时间市场考验的代理机构肯定会有成熟的管理体系和过人的专业团队。相反,如果专利申请撰写质量差、服务态度次,那么它在市场竞争的大浪淘沙中,一定无法长久生存。

因此,通常来说,服务年限较长的代理机构,可靠性会更高。与代理资质一样地,服务年限同样可以在国知局网站上查到。

12、口碑评价

尽管目前大数据分析已经非常成熟,代理机构的各种榜单也在各种社交媒体上不断刷屏,但是量化的数据只能向我们展示事物的一面。作为一种服务行业,代理机构的声誉可能还是更多地体现于业内的口口相传。

每家代理机构在行业里都会有自己的口碑,政府部门、行业协会、同业对手、合作客户都会对其做出自己的评价。为了保证服务质量达到预期,企业在选择代理机构之前,应通过周围的朋友广泛而深入了解它在圈内的评价。服务质量好的代理机构,自然会有人愿意为其站台打call。试想,如果成立了一段时间的代理机构,都没有一个认可自己工作的客户,那如何能证明自己的实力呢?

13、价格成本

显然,一味地选择低报价的代理机构,所带来的惨痛教训不胜枚举。但另一方面,优惠的价格也意味着知识产权部门可以降低其成本支出,对知识产权部门在企业内部减轻财务压力,摘掉“成本中心”的帽子,有着明显的作用。

因此,综合来说,我们不能只看到价格,也应该正视价格背后可能存在的服务质量差异。低价通常会降低企业在代理机构心目中的优先级,大概率会导致代理机构降低分配给代理人的撰写单件收益,从而使得代理人不愿花费太多的时间成本去撰写一件专利申请。少了精雕细琢的匠心服务,换来的很可能是专利保护范围过小、甚至是专利无法授权,得不偿失。

14、海外资源

随着越来越多的企业“走出去”,海外知识产权布局愈发成为迫切需求和热点问题。企业自身可能对国外的专利申请制度和流程并不熟悉,因此,如何寻找靠谱的海外律所就成为一个极大的难题。

专业的国内专利代理机构往往具有长期合作的海外伙伴,不会在接到向外申请委托后才临时写信询价,更不会只想着将企业出海的申请作为与外所交换案件的筹码。

通过长期的接触,这些代理机构在海外合作律所中往往都有熟识的朋友、同学、前同事等担任合伙人、专利律师,通过这些专业人士,可以了解到中国和其他国家在知识产权实务上的差异,为企业进入海外市场提供完善的知识产权布局方案,制定符合国际思路的专利布局和诉讼方案,从而大大提高服务效率和效能,切实降低服务成本和沟通成本。

15、转化支持

专利申请只是获权的第一阶段,接下来最直接的问题就是如何行使权力,如何将专利资产货币化。

一些专利代理机构拥有自己的法律团队、甚至是中介团队,可以进行专利的许可、转让或其他方式的商业化。例如,他们可以协助对接权利的需求方和供给方,告诉企业应该采用什么营销策略、需要和谁联系、什么是合理的许可费率、应该附加什么条件、可能存在什么法律风险等等。有些专利代理机构更是承担了一部分政府项目申报和知识产权联盟管理工作,利用政府、联盟与他们的紧密关系,可以获得最新的政策信息和更加优厚的许可条款,再利用他们作为独立的营利机构运作方式灵活的优势,向工业界推广技术。

如果我们可以与这些代理机构建立很好地合作关系,必然可以帮助我们在专利运营工作上少走弯路,早日兑现专利的价值。

16、争议解决

说完了专利运用之后,另一个重要的环节自然就是专利保护了。近年来,知识产权越来越成为公司竞争的重要手段,尤其是在诸如通信、生化等热门领域,国内、国外行业巨头之间的知识产权纠纷此起彼伏。复杂的专利诉讼通常会同时涉及到一系列的专利和产品,过程中还交织着管辖权异议、反诉、无效等各种攻防程序,持续时间非常长。

对此,我们在选择专利获权阶段的服务机构的时候,如果可能,也应充分考虑潜在后续问题的应对。如果合作的专利代理机构恰好是一家律所或具有专业的诉讼代理人,具有很好的行政查处、法院诉讼、民事仲裁等调查经验、丰富的政府关系、和专业的争议解决能力,一旦企业需要主动发起、或不幸被动遭遇专利纠纷,那一直合作的代理机构由于早已对我们产品和技术烂熟于心,就能迅速反应,以最短时间、选择最合理的方式来为企业赢得商业战争。

17、增值服务

要想在激烈的竞争中生存和发展,代理机构之间的竞争,除了是常规业务上服务水平的竞争,也还要看代理机构是否具备一些差异化的软实力。例如,如果代理机构能够定期向公司提供知识产权相关培训,主动进驻企业帮助进行专利挖掘、检索、布局服务,遇到申请阶段的疑难杂案能及时提供相应的解决方案和渠道,或是帮助企业做一些知识产权资质申报等,以适应用户的多样化痛点需求,肯定会得到公司的青睐。

18、认证体系

当然,上面说到的许多因素,诸如流程管理、组织架构等,在代理机构外部恐怕都是难以窥见的,那企业如何能够对其进行客观评估呢?很多人可能不知道,除了《企业知识产权管理规范》GB/T 29490-2013之外,国家知识产权局等还起草了国家标准《专利代理机构服务规范》GB/T 34833-2017,为专利代理机构提供了一套服务质量标准、可参考的内部管理体系规范,引导其逐步提升专利代理服务质量。

完善的服务流程并不一定代表会产出高质量的专利,但服务流程混乱或者缺失肯定不会产出高质量的专利,甚至可能导致申请无故撤回。因此,如果一家代理机构通过了相关国标认证,至少可以说明他们内部管理足够规范,很大程度上降低了与他们的合作风险。

19、职业道德修养

专利代理是将法律和技术集于一体,其中任何一点细节出现问题都将导致专利申请的瑕疵,造成难以估量的后果。这就要求专利代理机构具有良好的职业道德修养,以高度认真负责的态度,全心全意投入到专利申请文件的准备中;完全从客户利益的角度出发,去考量申请中应该予以保留或披露的内容;恪尽职操守,不盲目追求一时利益,在专利申请中求质不求量,尽最大努力将每一件专利申请做到尽可能完美。

相反,如果专利代理机构没有足够的职业到底修养,其完全可以在很短的时间里完成一件形式上符合专利法要求的申请文件。然而,这样的申请文件极有可能在权利能否获得、获得权力的范围和权利稳定性等方面存在严重瑕疵,导致企业对研发申请等的大量投入换来的是得不到保护的一纸决定,或一张无用的权利证书。